ได้รับ provisional refusal จากไทยผ่านระบบมาดริด ควรทำอย่างไร?

ได้รับ Provisional Refusal จากไทยผ่านระบบมาดริด ควรทำอย่างไร?

คำตอบสั้น ๆ: ถ้าเครื่องหมายการค้าที่คุณยื่นผ่านระบบมาดริด (Madrid Protocol) และระบุประเทศไทยถูกปฏิเสธชั่วคราว คุณยังมีโอกาสได้จดทะเบียน ผู้ยื่นคำขอต้องแต่งตั้งตัวแทนในประเทศไทย และยื่นคำชี้แจงภายใน 60 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง สิ่งสำคัญที่สุดคือ "อย่าปล่อยให้เลยกำหนด" เพราะถ้าไม่ตอบ คำขอในไทยจะถูกปฏิเสธ 

Provisional Refusal คืออะไร?

Provisional Refusal คือ "การปฏิเสธชั่วคราว" ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา (DIP) ของไทยส่งผ่าน WIPO มาแจ้งเจ้าของเครื่องหมาย เพื่อบอกว่าเครื่องหมายของคุณยังมีปัญหาบางอย่างที่ทำให้รับจดในไทยไม่ได้ตอนนี้

คำว่า "ชั่วคราว" คือหัวใจสำคัญ หมายความว่ายังไม่ใช่คำตัดสินสุดท้าย คุณมีสิทธิ์ชี้แจง แก้ไข หรือโต้แย้งได้

ประเทศไทยเข้าร่วมระบบมาดริดตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน 2017 และ การตรวจสอบคำขอจะใช้กฎหมายและแนวปฏิบัติภายในประเทศไทยเป็นหลัก ดังนั้นแม้เครื่องหมายจะผ่านในประเทศอื่นมาแล้ว ก็อาจถูกปฏิเสธในไทยได้ 

ทำไมเครื่องหมายถึงถูกปฏิเสธในไทย?

สาเหตุที่พบบ่อย ได้แก่

-ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ เช่น ใช้คำทั่วไปหรือคำที่บรรยายตัวสินค้าโดยตรง
-เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายที่มีคนจดไว้แล้ว ในสินค้าหรือบริการประเภทเดียวกัน
-รายการสินค้า/บริการไม่ชัดเจน ไทยค่อนข้างเข้มเรื่องการระบุรายการให้เฉพาะเจาะจง คำกว้าง ๆ ที่ผ่านในประเทศอื่นอาจไม่ผ่านที่นี่
-มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เช่น ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือใช้สัญลักษณ์ที่ห้ามใช้

ได้รับ Provisional Refusal แล้ว ต้องทำอะไรบ้าง? (5 ขั้นตอน)

1. เช็กวันครบกำหนดทันที

ดูวันที่ในหนังสือแจ้ง แล้วนับ 60 วัน จดลงปฏิทินไว้เลย เพราะการตอบช้าเพียงวันเดียวก็อาจทำให้เสียสิทธิ์

2. แต่งตั้งตัวแทนในประเทศไทย

เจ้าของเครื่องหมายต่างประเทศไม่สามารถยื่นคำชี้แจงต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาด้วยตัวเองได้ ต้องมีตัวแทนที่มีที่อยู่ในไทยดำเนินการแทน

3. อ่านเหตุผลการปฏิเสธให้เข้าใจ

แยกให้ออกว่าปัญหาอยู่ที่ "ตัวเครื่องหมาย" หรือ "รายการสินค้า/บริการ" เพราะวิธีแก้ต่างกันมาก

4. เลือกแนวทางตอบโต้ที่เหมาะสม

-ชี้แจง/โต้แย้ง ว่าเครื่องหมายมีความแตกต่าง หรือมีลักษณะบ่งเฉพาะเพียงพอ
-แก้ไขรายการสินค้า/บริการ ให้ชัดเจนหรือตัดรายการที่ทับซ้อนออก
-ยื่นหลักฐานการใช้งาน เช่น โฆษณา ยอดขาย เพื่อพิสูจน์ว่าผู้บริโภคจดจำแบรนด์ได้แล้ว
-ขอสละสิทธิ์บางส่วน ในคำหรือองค์ประกอบที่เป็นคำทั่วไป

5. ติดตามผลหลังยื่น

หลังยื่นคำชี้แจง นายทะเบียนจะพิจารณาอีกครั้ง หากยังไม่ผ่าน ยังสามารถอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ถ้าไม่ตอบ Provisional Refusal จะเกิดอะไรขึ้น?

ถ้าเพิกเฉย คำขอในส่วนที่ระบุประเทศไทยจะถูกปฏิเสธเป็นการถาวร แบรนด์ของคุณจะไม่ได้รับความคุ้มครองในไทย และอาจเปิดช่องให้คนอื่นนำชื่อเดียวกันไปจดก่อน ซึ่งแก้ไขภายหลังยากและเสียค่าใช้จ่ายสูงกว่ามาก

ถูกคัดค้านจากบุคคลภายนอก ต่างจาก Provisional Refusal อย่างไร?

Provisional Refusal มาจากการตรวจสอบของนายทะเบียนเอง ส่วน "การคัดค้าน" มาจากบุคคลอื่นที่เห็นว่าเครื่องหมายของคุณกระทบสิทธิ์เขา ในกรณีถูกคัดค้าน ผู้ยื่นคำขอต้องแต่งตั้งตัวแทนในไทยและยื่นคำโต้แย้งภายใน 60 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งการคัดค้านเช่นกัน 

สรุป

ได้รับ Provisional Refusal จากไทยผ่านระบบมาดริด ไม่ได้แปลว่าแพ้ ขอแค่ทำ 3 อย่างให้ทัน: เช็กกำหนด 60 วัน, แต่งตั้งตัวแทนในไทย, และตอบให้ตรงประเด็นที่ถูกปฏิเสธ ยิ่งเริ่มเร็ว ยิ่งมีเวลาเตรียมหลักฐานและวางกลยุทธ์ได้ดี

📞 ปรึกษาทีม PATENTTHAI ได้ที่ 085-498-2997 หรือ LINE: @patentthai