โอนเครื่องหมายเฉพาะสินค้าบางรายการได้หรือไม่?

โอนเครื่องหมายการค้าเฉพาะสินค้าบางรายการได้ไหม? คำตอบสั้น ๆ พร้อมสิ่งที่ต้องรู้ก่อนโอน

คำตอบสั้นๆ : คือ โอนเฉพาะบางรายการได้ครับ เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วสามารถเลือกโอนเฉพาะสินค้าบางรายการได้ ไม่จำเป็นต้องโอนทั้งหมด

กฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยเขียนไว้ชัดเจนว่า การโอนหรือรับมรดกสิทธิในเครื่องหมายการค้า จะเป็นการโอนสำหรับสินค้าทั้งหมดหรือบางอย่างก็ได้ โดยหลักนี้เพิ่มเข้ามาใน พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

ตัวอย่างเช่น คุณจดเครื่องหมาย “ABC” ไว้กับเสื้อผ้า รองเท้า และกระเป๋า แล้วอยากขายสิทธิเฉพาะส่วน "รองเท้า" ให้บริษัทอื่น โดยตัวเองยังเก็บเสื้อผ้าและกระเป๋าไว้ใช้ต่อ แบบนี้ทำได้

ทำไมเจ้าของแบรนด์ถึงอยากโอนแค่บางส่วน?

สถานการณ์ที่เจอบ่อยมีหลายแบบ เช่น

-ขายธุรกิจบางไลน์ออกไป แต่ยังทำไลน์หลักต่อ
-มีพาร์ทเนอร์ที่เชี่ยวชาญสินค้าบางกลุ่มมากกว่า เลยยกสิทธิส่วนนั้นให้ดูแล
-แยกบริษัทในเครือ ให้แต่ละบริษัทถือเครื่องหมายสำหรับสินค้าของตัวเอง
-เคยจดรายการสินค้าไว้กว้างเกินจำเป็น และมีคนสนใจซื้อสิทธิในส่วนที่ไม่ได้ใช้

ต้องโอนพร้อมกิจการด้วยไหม?

ไม่จำเป็นครับ กฎหมายเปิดให้โอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วพร้อมกับกิจการที่เกี่ยวกับสินค้านั้นหรือไม่ก็ได้ แปลว่าจะขายแค่ "ชื่อแบรนด์" อย่างเดียวโดยไม่ขายโรงงานหรือหน้าร้านก็ทำได้ 

ทำสัญญากันเองแล้วจบเลยได้ไหม?

ไม่ได้ครับ จุดนี้หลายคนพลาด การโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วต้องนำไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียน ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา ถ้าเซ็นสัญญากันเองแต่ไม่ไปจดทะเบียนการโอน ผู้รับโอนอาจมีปัญหาเวลาจะใช้สิทธิหรือฟ้องร้องคนที่ละเมิด 

ขั้นตอนการโอนเฉพาะบางรายการ

1.ตรวจรายการสินค้าในทะเบียน ดูให้ชัดว่าจดไว้กับสินค้าอะไรบ้าง และระบุให้แน่ว่ารายการไหนจะโอน รายการไหนจะเก็บไว้
2.ทำสัญญาโอนสิทธิเป็นหนังสือ ระบุเลขทะเบียนและรายการสินค้าที่โอนให้ชัดเจน
3.ยื่นคำขอจดทะเบียนการโอน ใช้แบบ ก.04 พร้อมหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนฉบับจริง ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท 

รอผลพิจารณา คู่มือประชาชนของกรมทรัพย์สินทางปัญญาระบุระยะเวลาดำเนินการรวมไว้ประมาณ 98 วัน 

ข้อควรระวังที่ต้องรู้ก่อนแบ่งโอน

1. ระวังการยื่นจดเครื่องหมายคล้ายกันในอนาคต

ข้อนี้สำคัญที่สุด หลังแบ่งโอนแล้ว ถ้าผู้โอนหรือผู้รับโอนไปยื่นจดเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับที่โอนกันไป สำหรับสินค้าที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน นายทะเบียนจะไม่รับจด เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากอีกฝ่าย ดังนั้นควรตกลงเรื่องนี้ไว้ในสัญญาตั้งแต่แรก 

2. แบ่งสินค้าให้ไม่ทับซ้อนจนคนสับสน

ถ้าสองบริษัทใช้ชื่อเดียวกันกับสินค้าที่ใกล้เคียงกันมาก ผู้บริโภคอาจแยกไม่ออกว่าสินค้ามาจากใคร ซึ่งเสี่ยงต่อชื่อเสียงแบรนด์ทั้งสองฝ่าย

3. เช็กสัญญาอนุญาตให้ใช้ (License) ที่มีอยู่

ถ้าสัญญาไม่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าจะไม่สิ้นสุดเพราะมีการโอนสิทธิ ผู้รับโอนจึงต้องรู้ว่ามีใครได้รับอนุญาตให้ใช้อยู่ก่อนบ้าง 

ถ้ายังไม่อยากโอนขาด มีทางเลือกอื่นไหม?

มีครับ คือ การทำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า (License) ซึ่งเจ้าของสามารถอนุญาตให้คนอื่นใช้สำหรับสินค้าทั้งหมดหรือบางอย่างก็ได้ แต่ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อนายทะเบียน วิธีนี้เจ้าของยังถือกรรมสิทธิ์อยู่ และเก็บค่าตอบแทนได้ต่อเนื่อง เหมาะกับคนที่ยังอยากควบคุมคุณภาพแบรนด์ 

สรุป

การโอนเครื่องหมายการค้าเฉพาะสินค้าบางรายการ ทำได้ตามกฎหมาย แต่ต้องทำสัญญาเป็นหนังสือ ระบุรายการสินค้าให้ชัด และยื่นจดทะเบียนการโอนให้เรียบร้อย ที่สำคัญคือวางแผนแบ่งสินค้าให้ไม่ทับซ้อน และตกลงเรื่องการจดเครื่องหมายคล้ายกันในอนาคตไว้ล่วงหน้า หากไม่แน่ใจ ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องหมายการค้าก่อนเซ็นสัญญา

ปรึกษาทีมงาน PatentThai พร้อมให้คำปรึกษา
📞 โทร 085-498-2997
💬 LINE: @patentthai